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来源:深圳国际仲裁院 发布日期:2024-11-25 浏览量:18

      中国(深圳)知识产权仲裁中心是深圳国际仲裁院专业性分支机构,自2021年成立以来,已在多个知识产权领域提供仲裁服务。这些领域包括标准必要专利的转让交易、高质量专利的产业化运营以及跨境知识产权合作等,有效推动了知识产权争议的多元化解决。为总结上述领域的知识产权仲裁实务经验,该中心在深圳国际仲裁院知识产权专业指导委员会的审定下,继第一期推出四个案例后,继续发布第二期四个案例。这些案例旨在介绍深圳国际仲裁院在知识产权争议解决方面的探索与实践,为业界提供有价值的参考和指引。




目录

案例五:A公司与B公司标准必要专利转让合同纠纷
例六:A公司与B公司专利实施许可合同纠纷
案例七:A公司与B公司著作权许可使用合同纠纷
案例八:A公司与B公司特许经营合同纠纷


案例五:
标准必要专利转让合同纠纷仲裁中FRAND原则的运用



【基本案情】

A公司与B公司签署《专利转让合同》,约定B公司向A公司出让转让清单中的专利,并约定:1. 上述清单应包括与特定技术标准相关的标准必要专利,双方协商确定了特定技术标准的内容;2. 上述清单应包括至少x族高质量的标准必要专利,上述高质量专利由双方友好协商评估和确认。A公司主张,合同签订后,A公司按照合同约定按时支付了转让费,但B公司并未及时将x族高质量专利转让给A公司。据此A公司提起仲裁请求,要求B公司完成合同约定义务,向A公司转让x族高质量的标准必要专利并赔偿违约损失。A公司在仲裁请求中自行确定了x族高质量的标准必要专利的内容。
【仲裁结果



仲裁庭组织双方进行调解,成功促成双方达成和解。双方协商确定转让y项专利及各自同族专利,替代《专利转让合同》约定的x族高质量的标准必要专利,并就转让手续、转让费用、转让专利关联的豁免主体等内容达成和解意见,仲裁庭确认和解协议内容并出具调解书。

【典型意义



本案系标准必要专利转让合同纠纷中参考FRAND原则促进双方当事人达成和解的典型案例。FRAND原则是合理配置标准必要专利权人和被许可方权利义务、平衡双方利益的法律标准,可以作为标准必要专利转让合同的解释依据。本案中,标准必要专利权人和受让人在仲裁庭主持下,秉持善意谈判义务,遵循FRAND原则填补合同漏洞,充分协商确定合同约定的“高质量”标准必要专利内容,促进专利转让合同义务的履行,为后续标准必要专利转让纠纷的审理与裁决树立了典范。



案例六:
高价值专利产业化中的知识产权保护



【基本案情



A公司是一家芯片设计企业,其按照B公司要求完成了涉案芯片的研发工作,该项目进入到量产状态,双方签订了《合作协议》和《补充协议》,约定B公司通过采购晶圆(wafer) 的方式向A公司进行定制芯片采购。对第三方IP授权费,B公司采取分摊到后续一定数量定制芯片的采购单价中的方式支付给A公司。如B公司自协议生效日起两年内累计采购定制芯片数量没有达到约定数量,则剩余未支付的第三方IP 授权费按照《补充协议》约定的时间分九期支付。B公司逾期支付的,A公司有权收取违约金,有关本协议的争议交由深圳国际仲裁院仲裁解决。由于B公司拖延支付《补充协议》中的第四期款项,A公司提起仲裁,请求裁决B公司支付剩余第三方IP授权费、利息和维权费用。

B公司认为其已按照合同约定交付了涉案游戏、按时处理游戏BUG问题,A公司以没有收益为由拒绝支付剩余合同款项并单方面要求终止合同,构成违约,故提出仲裁反请求,要求裁决解除涉案《独家许可协议》,赔偿B公司剩余著作权许可使用费、利息损失和维权费用。B公司援引了韩国民法及韩国大法院对禁止重复赔偿和过度赔偿原则的解释适用。

【仲裁结果



仲裁庭认为,由于出现不可抗力,双方签订了《补充协议》,对《合作协议》中第三方IP授权费支付方式进行了变更,将剩余费用分为九期支付,表明B公司预计在不可抗力期间能够按时支付各期款项。目前,B公司已依约支付三期费用,进一步表明其认同《补充协议》中分期支付方式和时间节点。然而,事后B公司却以不可抗力为由抗辩延期支付到期款项,有违诚信原则。因此,B公司违反合同约定应承担违约责任,A公司主张B公司支付逾期付款利息应予支持。最终,仲裁庭裁决:B公司应支付给A公司剩余的五期到期款项、利息以及维权费用。
【典型意义



本案系对高价值专利转化运用进行知识产权保护的典型案例。本案以国务院发布的《专利转化运用专项行动方案(2023-2025年)》为指导,切实保护创新者在芯片IP特许使用费(Royalty Fee)中的权益,充分发挥知识产权在技术供给和保护供给方面的双重作用。本案的成功处理提升了创新者对专利产业化的信心,并为高价值创新成果向现实生产力转化提供了全方位的知识产权保护。



案例七:
准确适用境外法律和裁判规则,平等保护境内外当事人合法权益



【基本案情



韩国A公司与中国B公司于2022年签署《某游戏之韩国地区独家许可协议》,约定A公司负责在韩国地区推广、销售、分销该游戏,B公司负责提供完整游戏版本、技术支持和及时修复游戏问题的责任,以确保游戏正常运营。A公司应分期向B公司支付涉案游戏许可使用费、预付分成费。因B公司原因导致合作终止,发生游戏无法在韩国区域上线的情况,B公司应退还A公司许可使用费。因A公司原因导致合作终止,发生游戏无法在韩国区域上线或者持续化商业运营的情况,B公司一概不退还任何已经支付的款项。双方约定协议适用韩国地区有关法律法规。随后,A公司向B公司支付了部分许可使用费和预付分成费,涉案游戏在韩国正式上线运营。运营后不久,双方发生争议,提交深圳国际仲裁院进行仲裁。

A公司主张,因B公司未能按照合同约定提供完整、无重大错误的游戏版本,且未能提供及时修复游戏问题的技术支持,游戏无法正常运营,导致最终合同目的未能实现,故提起仲裁请求,要求裁决B公司返还已付许可使用费和预付分成费款项、支付违约金、承担预期损失和维权费用。

B公司认为其已按照合同约定交付了涉案游戏、按时处理游戏BUG问题,A公司以没有收益为由拒绝支付剩余合同款项并单方面要求终止合同,构成违约,故提出仲裁反请求,要求裁决解除涉案《独家许可协议》,赔偿B公司剩余著作权许可使用费、利息损失和维权费用。B公司主张,本案可适用韩国大法院某判例的论述理由,即“因不履行债务要求解除合同并赔偿损失的,以债务人履行合同时债权人可获得的利益,即履行利益的赔偿为原则,只是在一定情况下,债权人因深信合同会履行而支出的费用,即信赖利益的赔偿也可以请求,但根据禁止重复赔偿及过度赔偿的原则,其信赖利益只有与履行利益相矛盾才能得到支持,且其范围不能超过履行利益。

【仲裁结果



关于A公司的仲裁请求,仲裁庭认为,B公司已依约交付游戏、处理游戏BUG,不构成违约。涉案游戏已停服,《独家许可协议》已不存在继续履行的可能性,应予解除。B公司已向A公司交付了涉案游戏,A公司亦已在韩国发行、推广涉案游戏,应当按照合同约定向B公司支付许可使用费。《独家许可协议》约定的预付分成费是双方当事人基于游戏市场前景预测预估收益而预先由A公司向B公司支付的分成收益。根据《韩国民法典》第二条、第十四条的规定,涉案游戏停服后不再产生收益,A公司继续向B公司支付分成收益显然有违公平原则,B公司应向A公司退还部分预付分成费。

关于B公司的仲裁反请求,仲裁庭认为,《独家许可协议》约定著作权许可期限为游戏上线运营之日起3年,双方当事人实际履行时间仅为4个月。虽然《独家许可协议》约定的许可使用费属于被申请人预期可得利益,但根据被申请人引用的韩国大法院某判例论述,即禁止重复赔偿及过度赔偿的原则,并结合韩国民法遵循的诚信、公平原则,A公司在4个月使用期限中已经支付许可使用费足以满足被B公司基于合同履行可获得的利益,对B公司要求A公司支付剩余许可使用费的仲裁反请求不予支持。     

最终裁决结果为:解除涉案《独家许可协议》,B公司向A公司返还部分预付分成费,A、B公司合理分担仲裁费,驳回A、B公司其他仲裁请求、仲裁反请求。

【典型意义



本案系涉外知识产权仲裁准确理解和适用境外法律、裁判规则的典型案例。仲裁庭依据合同约定,按照境外法律及境外司法审判遵循的诚信与公平原则,对合同义务及履行情况进行了认定,平等保护了境内外当事人合法权益。此案成功解决,展现了深圳国际仲裁院国际化、专业化、跨法域的争议解决能力,对于不断优化我国市场化、法治化、国际化的营商环境具有重要意义。



案例八:
涉外知识产权纠纷解决新模式:和解与合作机会并存



【基本案情



2021年,印度尼西亚A公司与中国B公司签订了《独家代理协议》,明确约定A公司为B公司产品在指定区域内的独家经销商,A公司向B公司支付独家保证金5万美元,可在协议结束前退回。A公司应当在协议签订后2个月内完成注册工作。随后,A公司向B公司汇入独家保证金5万美元,并获得B公司出具的Letter of Authorization。A公司主张,由于B公司提供的资质文件不全,导致双方迟迟无法在印度尼西亚办理产品销售注册证,也导致A公司无法对在该区域内销售和分销B公司产品,协议处于无法履行的状态,故向深圳国际仲裁院提出仲裁申请,请求解除双方之间的《独家代理协议》,并要求B公司全额退还A公司已支付的保证金,同时承担A公司为本案所支出的律师费、仲裁费及保全费等合理开支。
【仲裁结果



在仲裁庭主持下,双方当事人达成和解协议,一致同意解除《独家代理协议》,B公司返还A公司已收取的独家保证金5万美元,并承担A公司因本次仲裁所支出的律师费及仲裁费。双方还一致同意,若B公司需要,在B公司提供材料齐备的情况下,A公司协助B公司办理在印度尼西亚的注册证,产生的相关费用由A公司承担。
【典型意义



本案为涉外知识产权纠纷的解决提供了新模式与新思路。仲裁庭积极引导双方当事人采取成熟且建设性的方式解决争议,帮助当事人重建信任;鼓励双方重新评估合作策略和合作方法,以确保双方在纠纷解决后保持继续合作的机会。本案跑出了知识产权纠纷多元化解的“加速度”,进一步推进了知识产权纠纷源头治理和实质性解决,彰显了深圳国际仲裁院在处理涉外知识产权纠纷方面的能力,为完善一站式、全链条知识产权服务体系提供了宝贵的实践探索与经验积累。


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